【案情简介】
一、技术背景介绍
接地故障断路器（Certain Ground Fault Circuit Interrupters，简称GFCI），是一种很小的低压电器安全装置，在电器老化、违章操作或自然灾害发生时，能够保护人们免受严重或致命的电击。根据《美国电气规范》规定，一套住宅中必须要安装8只以上GFCI产品，而且每两年必须更换一次。因此，断路器形成了巨大的需求市场， 市场总额在40亿美元左右。 莱伏顿、 库柏、 帕西·西姆、哈卜这4家美国著名的企业利用专利等知识产权的贸易技术壁垒垄断了该市场长达20多年之久。
二、案件概述
我国的断路器分别在2002年和2007年接受过两次“337调查”。早期出口美国的产品数量少、企业小还不足以构成威胁，作为世界第一大生产商的申请人莱伏顿公司撤诉，转为通过法院诉讼解决。5年后，刚在美国法院诉讼胜诉的浙江通领科技集团又遭到世界第3大生产商帕西·西姆公司申请的“337调查”和法院诉讼。ITC的终裁结果为签发有限排除令，通领科技的海外之路可谓命运多舛。两次断路器“337调查”具体如表2-6-1所示。表2-6-1 我国断路器产业遭受“337调查”概况
案卷号 涉案专利 申请时间 申诉人 涉及我国企业 结果337-TA
-478 894专利 2002/08/23 Leviton Manufacturing Co., Inc.； Little Neck,NY（莱伏顿） 浙江乐清华美利电子有限公司、乐清佳美电工有限公司、上海惠中机械电子技术有限公司、温州万盛电器有限公司 申请方
撤诉续表
案卷号 涉案专利 申请时间 申诉人 涉及我国企业 结果337-TA
-615 398专利
386专利
564专利
973专利
718专利 2007/08/14 Pass & Seymour, Inc.；Syracuse, NY（帕西·西姆公司） 浙江通领科技集团有限公司、上海益而益集团、上海美好电器有限公司、温州三蒙科技电气有限公司、浙江东正电气有限公司 签发
有限
排除
令 三、主要当事人简介
1.申请人——美国莱伏顿（Leviton）公司、美国帕西·西姆公司（Pass & Seymour, Inc.）
美国莱伏顿公司是“世界500强”企业，成立于1906年，断路器产品占有约60%的美国市场份额，基本处于垄断市场的地位。莱伏顿公司采用机电一体化技术原理，在断路器产品中申请了70多个专利，构成了一道不可逾越的专利“屏障”。在近20多年的时间里， 莱伏顿公司利用知识产权诉讼手段，以侵犯其专利为由，将进入美国市场的38家国外企业赶出了美国市场。
美国帕西·西姆公司是仅次于莱伏顿公司和库柏公司的断路器行业巨头之一，美国“科技实力100强”企业。帕西·西姆公司成立于1890年，2006年全球营业额近26亿美元，是世界最大的低压电器产品厂商之一。全球雇员超过3.3万人，全球专利部署超过4 000项。
2.被申请人——通领科技集团有限公司
通领科技集团有限公司成立于2002年，是我国断路器生产出口美国的主要企业。通领科技依靠自主创新已获得美国发明专利7项，国内发明专利、外观设计专利与实用新型专利62项。公司产品进入美国市场之后，凭借其技术优势，迅速打开局面，目前已经占有10%左右的美国市场，市场总额数亿美元。通领科技公司进入美国市场前，专门请美国律师鉴定其2项技术是独创的，鉴定总计投入约200万元人民币。沈锡权.温州民企打赢中美知识产权第一案.经济参考报［EB/OL］.（2007-09-11）［2009-01-16］.http://finance.people.com.cn/GB/6246797.html.
四、涉案专利简介
337-TA-478号调查中涉及的美国专利具体的情况如表2-6-2所示。表2-6-2 断路器“337调查”涉案相关专利简介
专利权人 专利号 申请日 发明名称 涉及权利要求莱伏顿 4595894 1985/04/01 Ground fault circuit interrupting system 第1、第2、第3、第4项帕西·西姆 5594398 1994/10/24 Ground fault interrupter wiring device with improved moveable contact system 第1、第7、第8项 7154718 2004/07/28 Protection device with power to receptacle cut-off 第52项 7164564 2005/05/13 Shorted scr lockout and indication 第1、第15项 7212386 2005/04/12 GFCI with miswire lockout 第1项 7256973 2006/04/28 Miswire protection switch compression spring 第1、第2、第5、第6项 7283340 2006/09/10 Electrical wiring device 第14、第18、第30项
五、断路器“337调查”进程
（一）337-TA-478号调查
拥有3项美国发明专利和1项外观设计专利的通领科技公司的GFCI产品刚刚进入美国,世界第一断路器生产商美国莱伏顿公司就拉开了断路器第一次“337调查”的序幕。2002年7月23日，它提起针对4家中国内地企业和1家香港企业的“337调查”申请，理由是专利侵权。
我国内地4家企业属于中小型企业，出口美国量比较小，但没有被世界500强企业的调查申请所吓倒，也没有因早期对“337调查”不熟悉而放弃。他们聘请美国律师积极进行答辩，并要求惩罚申请人的滥诉行为。这一举动出乎申请人意料之外，莱伏顿公司不战而胜的目的没有达到，反而遭到强烈的反抗。尤其是，美方涉案专利到期日为2003年6月17日。2003年3月3日，申请人美国莱伏顿公司主动提出了终止调查申请。各方同意调查终止。
美国莱伏顿公司在第一次“337调查”撤诉后，转向瞄准的是我国在美国的经销商，其手段是向美国法院起诉。2004年 4月至7月，它分别在美国新墨西哥州、佛罗里达州、加利福尼亚州等地方法院起诉4家美国企业，它们都是中国断路器出口重点企业浙江通领科技集团有限公司（以下统称“通领科技”）的重要经销商。用1件断路器母专利陆续提起涉及4件专利的5起侵权诉讼。莱伏顿公司不直接起诉通领科技，而是在不同的地方法院起诉其4家重要客户，其主要目的不是专利维权，而是把专利诉讼作为商业竞争的工具，把性价比高的通领科技产品一举赶出美国市场。
2006年5月，通领科技成功获得美国法院下达的对专利权官司结果具有决定性影响的“马克曼命令”，认定其产品不在莱伏顿公司产品专利保护范围内。通领科技乘胜追击，立即向法院提起要求不侵权“不审即判”的动议。2007年7月，美国新墨西哥州联邦地区法院法官就美国莱伏顿公司诉侵犯其美国6246558号专利案作出判决，判定通领科技制造的销往美国的产品不侵犯莱伏顿公司专利。通领科技在美国打赢了专利纠纷官司，获得胜诉的马克曼命令，为中国企业赢得了荣誉，被称为“中美专利胜诉第一案”。
（二）337-TA-615号调查
就在通领科技刚刚取得主动权时，另外一家美国断路器产品企业巨头帕西·西姆公司对通领科技发起更大规模的专利侵权诉讼和“337调查”专利战。2007年9月18日，ITC正式决定对帕西·西姆公司的“337调查”申请立案，案卷号为337-TA-615。
我国涉案企业在得知受到“337调查”消息后，积极进行应诉的准备工作。在断路器领域，国内并无完善的行业协会组织，此次涉案的几家企业没有联合作战，而是采取了单独应诉。由于浙江东正电气有限公司被浙江通领科技集团有限公司合并，中方被申请人更改为4家：Morris, Manning & Martin LLP代理浙江通领科技集团有限公司。Bingham McCutchen LLP代理上海益而益电器集团公司；Perkins Coie代理温州三蒙科技电气有限公司；Andrews and Kurth代理上海美好电器有限公司。
2008年9月24日，行政法官初步裁决中国4家公司构成对帕西·西姆6项专利（专利号为US5594398、US7283340、US7154718、US7164564、US7212386和US7256973）侵权，并建议ITC签发普遍排除令和禁止令。
2008年10月8日，我国涉案企业对此初裁向ITC提出了复审申请。2008年11月5日，ITC决定完成调查目标日期为2009年2月4日。2008年12月19日，ITC发出了延长最后期限通知书，延长后的完成目标日期为2009年3月6日。
2008年12月8日，ITC公告确定复查裁决的最后一部分，并要求对有关问题补充资料。公告对书面陈述提出具体要求：提交的材料应当简明、彻底；必须提交书面意见的原始文件12个真实的副本；意见书和提出补救必须在不迟于2008年12月22日营业结束时；答复意见必须在不迟于2008年12月31日营业结束时提交到秘书长办公室。
2009年3月11日，ITC复审后对初裁作出调整并作出最终裁决，ITC对9家被申诉企业签发有限排除令和禁止令，其中包括我国企业浙江通领科技集团有限公司、上海益而益电器集团公司、上海美好电器有限公司和温州三蒙科技电气有限公司。ITC认定被申请人侵犯的4项专利为US5594398、US7283340、US7154718、US7164564、US7212386，并认定被侵权的4项专利的权利要求具体为：US5594398中的权利要求1、7和8，US7283340中的权利要求14、18和30，US7154718中的权利要求52，US7164564中的权利要求1和15。
【案例评析】
由于世界制造业正向我国转移，我国已成为世界制造业的中心。我国出口产品技术含量上升，客观上在美国市场构成竞争。涉及我国产品的“337调查”案趋于增多，总结本案，我们可以看出，我国企业在进入美国市场时应当做好如下几点工作。
一、专利战略先行
在通领科技的产品进入美国市场之初，该公司就请美国的律师事务所对这些产品进行不侵权鉴定，并且该公司陆续在美国申请了7项发明专利。这是值得出口企业借鉴的地方，尤其是涉及专利产品。《国家知识产权战略纲要》提出：“引导企业在研究开发立项及开展经营活动前进行知识产权信息检索……支持企业等市场主体在境外取得知识产权……制定知识产权信息检索和重大事项预警等制度”，这对以出口为支柱的企业尤其显得重要。
我们应当建立自己的强有力的知识产权保护网，增强知识产权战略意识。积极申请专利，这样既可以防患于未然，又可以利用“337条款”来阻止其他国家的侵权者进入美国市场，从而保护自己产品的市场份额。
还应该看到，在专利检索进口国的竞争对手专利方面，以及在寻找国外律师所鉴定方面的相关国内机制显得还不完善。通领科技的产品虽然通过美国律师的不侵犯专利鉴定，但仍然被行政调查并裁决为侵权。这说明在检索和律师鉴定方面，需要我国企业作进一步的完善和风险防范。
二、利用好诉讼双刃剑
本案中，莱伏顿公司不直接起诉通领科技，而是在不同的地方法院起诉其4家重要客户，其主要目的不是专利维权，而是把专利诉讼作为商业竞争的工具，把性价比高的通领科技产品一举赶出美国市场。首先，莱伏顿一直以各种理由拖延官司，不断地让通领科技同时承担4起诉讼的诉讼费用，美国巨额的律师费用会使通领科技经受不起，耗尽财力而自行倒闭。第二，到处散发律师函，通报通领科技侵权并威胁通领科技的客户，迫使通领科技失去美国客户。这种用专利诉讼打压竞争对手的策略在美国较为普遍。目前，美国有很多企业都利用这种手法，对进入美国市场的中国企业实施封杀。很多企业都放弃了应诉机会，被迫退出了美国市场。
通领科技主动以制造商的身份介入诉讼，不仅能够留住国外的经销商，而且由于在借助媒体方面，通领科技比较善于利用媒体宣传。在美国“337调查”最终裁决前，2006年11月19日，公司董事长陈伍胜与商务部高虎诚副部长在中央电视台栏目中进行高峰对话——“中国企业海外维权”，产生了巨大反响。新华社、人民日报对胜诉案件进行了新闻报道；通领科技公司一时风光无限。这对案件处理和企业营销都产生了良好的效果。通领科技的订单纷至沓来。因此，打赢“马克曼程序”，这是中国企业应对涉美专利诉讼的关键。
但由于断路器产品在国内并无完善的行业协会组织，此次在美国被诉的几家中国企业没有联合作战计划，成本较大。我们应当充分发挥行业组织的作用，通过行业协会、商会等行业组织的牵头和协调，采用联合应诉的方式，便于更及时、全面地收集和掌握证据及信息，分摊企业高达数百万美元的应诉成本压力。同时，合作就意味着更多的话语权和谈判筹码，从而增强在国际贸易战和诉讼战中的竞争优势。
三、知己知彼，百战不殆
针对“337条款”调查程序以专利侵权为重点的特点，我国企业应当善于分析专利文献，获取竞争情报，并在进入一个新市场之前，做一些市场调研工作，比如特定领域的专利技术分析、主要权利人分析以及有效性分析等。通过这些分析，不但有助于解决技术研发、规避法律等相关问题，还可以为企业在市场准入、技术选择等方面提供科学的依据。
另外，我国企业在应对“337调查”的过程中做好程序了解工作的同时，聘请优秀的律师团队和专家证人也是非常重要的。在聘请律师方面，我国企业应当寻找通晓中、美两国知识产权法律制度，尤其在商标权和专利权方面有特长的律师事务所合作，最好是该律师事务所有了解我国语言文化的律师伙伴或法律助手。我国企业可通过有关商会或贸易促进组织、律师协会等多接触一些律师事务所，以便通过他们提供的若干应诉方案，选择最合适的律师事务所。
充分了解外国专利，利用其语言或程序漏洞，以便进行合理解释，在必要时还可以申请宣告专利无效。在莱伏顿发起的针对中国企业的“337调查”中，我国企业了解到莱伏顿用于申请调查的专利即将过期，且存在漏洞，就很好地利用了这一点，申请宣告专利无效，从而在“337调查”中化被动为主动。

■ 撰稿人/沈 琼 北京大学知识产权学院
王 中 北京大学法学院访问学者