【案情简介】
一、涉案双方简况
2006年4月25日，中国企业大成生化及其关联公司（以下合称“大成公司”）被日本味之素公司在美国的全资子公司（以下与日本味之素公司合称“味之素”）起诉至美国国际贸易委员会（以下简称ITC），从而引发了长达3年的赖氨酸“337调查案”（案卷号为337-TA-571）。
味之素集团是日本最大的食品制造厂商之一，也是世界上最大的氨基酸厂商之一，在世界多个国家设有工厂。
大成公司是中国最大的赖氨酸生产厂商，也是亚太地区最大的玉米提炼商。中国赖氨酸市场供应一度主要依靠进口，自大成公司投产后，中国赖氨酸市场出现了多元竞争的局面。在赖氨酸调查案中，被诉的企业具体为香港大成生化科技集团有限公司、长春大成生化工程开发有限公司、长春宝成生化开发有限公司、长春大合生物技术开发有限公司和香港BioChem技术有限公司。
二、涉案专利介绍
在赖氨酸“337调查”案中，味之素起诉大成公司侵犯了味之素的两项美国专利，美国专利号为US6040160和US5827698（以下简称“160专利”和“698专利”）。
1. 160专利简介
160专利共有22项权利要求，涉案的为权利要求15（味之素最初曾就160专利的第1、第2和第22项权利要求提出诉讼请求，但后来撤回），该权利要求为该专利的权利要求3的附属权利要求。权利要求15的具体内容为：“一种生产赖氨酸的方法，其中包括：在合适的培养基中培养权利要求3所述菌种；在其培养基中生产和积累L赖氨酸；以及从培养基中收集L赖氨酸。”
该专利申请最早是在1993年12月8日在日本国内提交，1994年11月28日通过《专利合作条约》的途径提交申请，于1995年6月15日公开。该专利于1997年6月9日进入美国专利审查程序，并于2000年3月21日获得美国专利。该专利的发明人为4个自然人，均为味之素的员工，他们将专利转让给了味之素。
2. 698专利简介
698专利共有22项权利要求，涉案的为权利要求15（味之素最初曾就698专利的第13、第16~19和第21~22项权利要求提出诉讼请求，但后来撤回），该权利要求为该专利的权利要求13的附属权利要求。权利要求15的具体内容为：“权利要求13的方法，其中所述微生物是大肠杆菌”。权利要求13的具体内容如下：“一种生产L赖氨酸的方法，包括（a）在液体培养基中培养权利要求3中的微生物，由此在该液体培养基中生产和积累L赖氨酸；（b）收集在步骤（a）中生产和积累的L赖氨酸。”
该专利申请最早是在1994年12月9日在日本国内提交，1995年12月5日通过《专利合作条约》的途径提交申请，于1996年6月13日公开。该专利于1997年6月9日进入美国专利审查程序，并于1998年10月27日获得美国专利。该专利的发明人为3个自然人，均为味之素的员工，味之素通过转让获得了160专利。上述两项专利简介见表2-1-1。表2-1-1 赖氨酸“337调查”涉案相关专利简介
序号 专利号 申请日 发明名称 涉及权利要求1 US6040160 1993/12/08 Method of Producing Llysine by Fermentation（通过发酵生产L赖氨酸的一种方法） 第15项2 US582768 1994/12/09 Lysine Decarboxylase Gene and Method of Producing Llysine（赖氨酸脱羧酶基因以及生产L赖氨酸的方法） 第15项
三、本案“337调查”进程
2006年5月24日，ITC启动调查，行政法官当时在第 2 号令设定的结案日为2007年5月31日，调查为期12个月。
2006年6月22日，被诉方以味之素在美国的全资子公司Ajinomoto Heartland主体不适格为由要求终止调查；2006年6月29日, Ajinomoto Heartland申请修改起诉状，将其母公司(Ajinomoto Co., Inc.)追加为原告；2006年7月7日，基于原告申请修改起诉状，将其母公司追加为原告，被告撤回申请。因此，行政法官在2006年7月11日签发第5号令许可原告修改原起诉状，将其母公司追加为被告。
2006年7月7日，原被告双方提交联合申请，要求将设定的结案日延长60日（即到2007年7月30日），行政法官在2006年7月11日的第 7 号令予以同意。
2006年12月4日，原被告双方要求中止调查，为期90天，以便双方进行和解谈判。行政法官在2006年12月7日签发的第 11号令予以同意。 但是，双方在暂停期间没能达成和解协议，因此，行政法官在2007年4月30日签发第 12 号令将设定的调查期限延长到26个月，即2008年7月30日为结案日。
2007年8月9日，原告要求第二次修改起诉状以部分终止调查，要求将涉案专利160专利第1、第2和第22项权利要求以及698专利第13、第16~19和第21~22项权利要求涉及的诉讼请求撤回。自此，原告的诉讼请求仅剩下160专利第15项权利要求和698专利的第15项权利要求。也就是说，原告诉被告专利侵权仅指被告涉嫌侵犯原告160专利第15项权利要求和698专利的第15项权利要求。
2007年8月17日，被告要求就原告第二次修改的起诉状修改其答辩状，增加新的抗辩理由。该申请被行政法官2007年9月11日签发的第 20号令所认可。基于增加新的抗辩理由，该第20 号令指示原被告协商修改调查日程，并提出如有必要，本案将延长调查期限。在收到双方提议的调查日程后，第 21 号令（2007年9月25日签发）将调查期限推迟到29个月，即到2008年10月31日结案。
2007年11月9日，原告要求第三次修改起诉状，提出了商业秘密滥用的指控，但被第25号令否决（行政法官于2007年11月27日签发）。
2008年3月10~18日，开庭审理。
2008年7月31日，行政法官签发初裁。
2008年9月29日，ITC签发终裁。
四、ITC的裁决意见（初裁与终裁）
美国东部时间2008年7月31日，ITC行政法官Charles E. Bullock签发了该案的初裁裁决。裁决认定原告味之素公司两个专利的涉案权利要求因没有披露两个涉案专利的最佳实施模式而无效，且味之素公司在两个涉案专利的申请过程中存在不当行为，导致涉案两个专利无法执行。因此，大成公司并没有违反美国《1930年关税法》的第337条规定。
美国东部时间2008年9月29日，ITC终裁裁决我国大成公司没有违反美国《1930年关税法》的第337条规定，可以继续出口其赖氨酸产品到美国。自此，本“337调查”案以大成公司胜诉而告终。
尽管味之素已经上诉到美国联邦巡回上诉法院，但是，本“337调查”案已终结。在上诉期间，大成公司的产品可以正常进入美国市场并在美销售。而且，作为原告的味之素耗费了两年多的时间，花费了数百万美元的律师费，不但没有将大成公司从美国市场上驱逐出去，而且，自誉为“皇冠上的明珠”的专利反倒被认定不可执行，这不能不说是中国企业在海外维护其合法权益的经典案例。
【案例评析】
一、赖氨酸“337调查”案中的最佳模式抗辩分析
最佳模式要求来源于美国法典第35章第112节，是该节第一段中对专利申请说明书的3个要求之一。该条规定：“专利说明书应……说明发明者所认为的实施其发明的最佳模式。” 因不符合最佳模式要求而导致权利要求无效的第一个案件是FlickReedy诉HydroLine Manufacturing案（1966年）。Roy E. Hofer, L. Ann Fitzgerald. NEW RULES FOR OLD PROBLEMS: DEFINING THE CONTOURS OF THE BEST MODE REQUIREMENT IN PATENT LAW. Washington :Washington College of Law of The American University, 1995.
在该案中，涉案专利说明书中披露，实现该专利需用到一种特殊的工具，但该专利并没有进一步描述该工具，权利要求中也没有该工具。而法官认定该工具对实现该发明而言是必要的，故披露该工具是强制的，法官因此裁决该涉案专利无效。
在长期的实践中，美国联邦巡回上诉法院（包括其前身美国关税与专利上诉法院）逐步发展了最佳模式分析的方法，并在Chemcast Corp.诉Arco Industries案（1990年）中建立了最佳模式的两步分析法。第一步分析是确定在提交申请时，发明人是否知道一种实施其发明的方法比其他的任何方法更好。第二步分析便是对发明人所知道的与他所披露的内容进行比较：该披露情况能否使得本领域内的普通技术人员可以实施该最佳模式？或，该发明人是否对公众隐瞒了他所认为的最优的模式？以下简单介绍法官在赖氨酸案中对最佳模式的分析。
1.针对160专利的分析
行政法官认为160专利的权利要求15明确包含了发生特定基因变异的一种菌种。因此，行政法官认定，证据清楚地显示，在1993年12月生效的申请日时，发明人主观上认为AE70菌种是实施专利160的权利要求15的最佳宿主菌。虽然AE70菌种不是完美的，但是证据表明，AE70菌种在实际操作的所有方面上比味之素的发明人当时研究的其他宿主菌都好，即在1993年12月，发明人认为AE70菌种优于其他菌种，但专利说明书上却没有披露AE70菌种。故行政法官认为，味之素隐瞒了其认为的实施专利160的权利要求15的最优方案的事实，违反了最佳模式要求，因此是无效的。
此外，行政法官还认定，发明人并没有实际做过专利160中所描述的利用所披露的菌种［即W3110(tyrA)］进行的赖氨酸生产实验，所以该专利中的实施例是虚假的，故无效。
2.针对698专利的分析
行政法官认为发明人所认为的最优的菌种是WC80196S，但味之素所保藏的菌种化学领域发明专利申请的审查存在着许多特殊的问题。某些涉及生物材料的发明仅仅按照说明书的文字描述很难实现，必须借助于保藏生物材料作为补充手段。对此，国际上的相关条约主要有《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》。 ，比发明人所认为的最好的WC80196S菌种缺少一种蔗糖利用基因。据此，法官认为，保藏菌种与专利中误导性的描述之间的不一致说明了味之素隐瞒了情况。发明人有意将该蔗糖利用基因植入他们认为是最优的宿主菌这一事实表明，发明人认为用蔗糖作为碳源是最好的。行政法官认定，在1994年12月698专利的申请日时，味之素的发明人主观上认为利用蔗糖作为碳源是实施权利要求15的最好方案。在前述分析基础上，法官进一步认为，即使当时该领域内的普通技术人员知道蔗糖可以作为大肠杆菌（通过增加蔗糖利用基因后）的碳源，698专利仍然没有告知普通技术领域的人员发明人认为蔗糖是最优的。因此，行政法官认为味之素隐瞒了其认为的最优的碳源即蔗糖，违反了最佳模式要求。
698专利说明书上“最佳模式”一节中的实施例1说明了利用WC196来制造WC196LC的过程，实施例2中说明了实施例1中所提到的各种菌种生产、积累赖氨酸的实验结果。但因为WC80196S及其衍生物是进行基因敲除实验所使用的惟一菌种，法官认为专利说明书上所谓的实验示例1和示例2根本没有用说明书上的那个菌种或作微生物保藏的那个菌种完成。由此，法官认为698专利说明书中所列示例1和示例2中的菌种是虚假的，且结果也是虚假的。行政法官最终认为，通过披露虚假的数据来披露最佳模式，这本身违反了最佳模式的要求。
但在美国的司法实践中，无论是在联邦法院诉讼，还是在“337调查”程序，基于最佳模式抗辩而导致专利无效的案例极少。随着整个证据交换的深入，我们逐渐提炼出几个主要的抗辩理由，最佳模式只是其中之一。我们收集了大量对我方有利的证据，例如，味之素公司多年的实验记录和证人证言。特别是，我们在调取对方证人证言的时候，成功地调取了对方一个证人的证言。这个证人是专利的发明人之一，他的证言证明了对方在专利申请中隐瞒了一系列重要的信息。由此，我们形成了非常强大的证据链，证明原告的专利申请中有隐瞒种种重要信息等不当行为，由此导致行政法官在初裁中认定味之素的专利基于最佳模式被无效。
二、案件胜诉经验初步总结
1.结合企业实际情况制定案件策略并根据案件进展进行调整
本案中，我们的正确应诉策略选择对初裁和终裁胜诉起到了决定性的作用。在案件前期，我们为本案制定了切实的应讼策略，在专利不侵权的抗辩外同时帮助大成公司开展绕道设计，避免在最坏的情况下失去美国市场。因此，大成公司先后研发了两种绕道设计。尽管味之素公司以种种理由阻扰大成公司的绕道设计进入本案，但是，大成律师团队在绕道设计方面赢得了ITC调查律师（IA）和行政法官（ALJ）的支持，终于以行政法官裁决的方式确认了两种绕道设计的合法性。自此，即使大成公司在专利侵权和专利有效等问题上失利，从商业利益上来讲，大成公司仍然保有其美国市场。反之，如果大成公司没有进行绕道设计，或者绕道设计没有成功进入本案，那么，一旦大成公司在专利侵权和专利有效等问题上败诉，大成公司就将失去美国市场。即使大成公司届时已经成功研发出绕道设计，也需花费1年或更多的时间重新通过ITC或其他途径认定其绕道设计的合法性，这样将重新耗费大量律师费和公司的时间精力，更重要的是，公司将在1年甚至更长的时间里被迫退出美国市场。
随着本案证据交换的进展，律师团队在掌握味之素公司在专利申请以及调查启动前与大成公司恶意协商股权交易等方面存在不当行为的初步证据后，我们协助公司调整了应诉策略，即采取了积极进攻的诉讼策略，利用 “337调查”的相关程序规则（如调取证人证言和强迫取证等），获得了大量对味之素公司不利的证据，包括但不限于涉案专利无效或不可执行的证据。这直接导致了味之素公司在案件进行近1年后撤换了原来的律师团队。而案件中途换律师付出更为高昂的律师费用，且组建新的律师团队需要时间熟悉超过50万页的案卷和复杂的案件背景情况。事实上，这些既已发现的证据也为案件的胜诉也打下了基础。
2.组建搭配合理的律师团队
“337调查”案件应诉策略的制定和执行都离不开律师的经验和智慧。因此，本案的胜诉得益于大成公司组建了一支搭配合理的律师团队。尽管参与本案的律师多达三十多人，但是本案的核心律师只有4位，一位是在美国“337调查”领域有三十多年经验的老律师，负责案件策略和美国“337调查”程序；一位是专利诉讼律师，负责涉及专利方面的出庭和证人盘询等；一位是专长于生物化学专利申请的律师，负责本案专利的技术问题，如绕道设计和专利无效有关材料的检索；以及一位同时有美国律师执照且熟悉美国“337调查”业务的中国律师，负责本案证据工作、律师团队和大成公司的沟通联系以及为大成公司决策提供咨询等。本案4位核心律师各司其职，带领团队紧密配合，才能有本案的胜诉。
值得一提的是，本案中方律师全程深入参与案件代理也是本案胜诉因素之一。目前我国律师在“337调查”案应诉中通常从事辅助性的工作，甚至没有作为代理人正式出现在ITC的法律文书上，无法接触包含有商业秘密的案件实质性内容（很多案件连起诉书都包含商业秘密），这对我国企业应诉相当不利。为避免此情况对赖氨酸案的负面影响，本案之初，应诉团队就积极争取，通过行政法官的裁决确认了同时持有中国及美国纽约州律师执照的冉瑞雪律师有权签署商业秘密保护令，可以实质代理本“337调查”案，从而成为本案4位核心律师团队成员之一。这是ITC历史上第一次对外国律师的商业秘密保护问题进行裁决，也为在中国律所执业的有美国某州律师执照的中国律师实质性代理其他“337调查”案件形成先例。
3.公司管理层与律师团队相互信任，密切配合
如果律师团队缺乏公司管理层的大力支持以及配合，律师的经验和智慧也无法实现其价值。举例而言，绕道设计意味着公司人力物力的投入等。具体到本案，大成公司的绕道设计在实验室做出来之后必须放在工业化大生产中试产，以检验实际生产中的可行性。这在实际工艺流程中就意味着原来生产线的停产以及清洗生产设备等大量的工作和费用支出。又如，“337调查”过程中要聘请一些专业公司完成电子邮件的取证、证人证言调取的录像以及开庭时音像剪辑等，这也是一笔不小的费用支出。通过中方律师的努力，本案公司管理层和律师沟通无碍并密切配合大大推动了案件的顺利进行。

■撰稿人/冉瑞雪 中国和美国纽约州执业律师，
北京天达律师事务所高级合伙人