【案情简介】
海信集团与博世西门子公司的商标之争，是中国本土企业早期进驻国际市场时遭遇的一场没有硝烟的战争。这场跨国商标之争始于1999年，长达6年之久，对后期国内企业进入国际市场，在商标的保护方面提供了可供参考的经验教训。
海信集团是中国本土大型专业电子信息产业集团，在国内电子行业拥有较强的市场竞争力。1992年，海信集团创设了“海信/Hisense”商业标志，并在我国提出注册申请。该商标于1993年12月14日获得注册，同年正式作为商标和商号使用。随后，海信集团经过短短几年的广告宣传和商誉积累，其“Hisense”、“海信”商标已在国内具有较高知名度和美誉度，于1999年1月5日分别被国家工商总局商标局正式认定为驰名商标。在占领大部分国内市场之后，海信集团开始着手开拓海外市场。截至1999年1月，海信集团的“Hisense”商标已经在除欧洲以外的40个国家和地区注册，而海信集团恰恰就在打入欧洲市场时受到了商标的阻碍。
博世西门子公司(以下简称“博西公司”)是欧洲市场上两大白色家电品牌生产商——德国博世与西门子——于1999年组建的新公司双方各占50％股份，博世和西门子是该公司的两大主要品牌。该公司还在家电产品上注册了大量其他商标。如1999年1月11日，博西公司在德国就抢先注册了“HiSense”商标，并于1999年2月25日获得注册(注册号39901013)，指定使用商品为第7、第9、第11类。该商标与海信集团的“Hisense”商标只在中间的字母“S”处有微小区别，抢注的商标是大写，而海信集团的商标是小写。博西公司以此为基础还分别进行了欧盟注册(01230895)和马德里协定/议定书国际注册(注册号717960)，并且要求优先权日为1999年1月11日，这就致使海信集团在欧盟地区的商标注册一路受阻。
海信集团发现之后，2002年年底开始便与博西公司就此商标抢注和转让问题的解决进行磋商，曾经提出买下“HiSense”商标。但2003年9月10日博西公司给海信集团透露的商标转让价格高达上千万欧元，这已让海信难以接受。随后，2004年2月19日，博西公司正式确认商标转让价格为4 000万欧元。简直是天价，让海信根本无法接受。但海信集团表示愿意合理出价补偿对方，主要为商标注册申请的相关费用，此后双方一直因商标转让价格事宜未达成一致意见。2004年10月20日，德国博西公司的代表、江苏博西家用电器销售有限公司副总裁Weber Bernhard在青岛与海信再一次进行会晤和洽谈。但谈判中双方还是因为商标转让价格无法达成一致。博西公司称，因海信急于向欧盟进行市场拓展，并在2003年应邀参加的德国科隆展期间使用了其在中国通用的“Hisense”商标，于2004年10月一纸诉状将海信集团送上了德国法院的被告席，双方谈判陷入僵局。两年的协商与谈判未果，隐忍5年的“HiSense”商标之争正式进入法律程序。海信集团被迫于2004年9月在欧洲启用新的商标“Hsense”。同年11月24日，海信集团就“商标抢注”事件以公开函方式正式作出回应。
第一，“海信”、“Hisense”是海信的前身青岛电视机厂在1991年在企业内部公开征集而创立的。这个原创性的标识既是商标，又是企业名称。商标创设以后，海信集团立即办理了注册申请手续，国家工商局商标局确认的申请日为1992年10月15日；1993年12月14日通过审查、核准注册；1999年1月5日，“海信”和“Hisense”获得中国驰名商标认定。而博西公司在海信获得“中国驰名商标”6天以后在德国注册“HiSense”。早在1999年前，西门子就已进入中国市场，其家电产品与海信产品在全国家电终端卖场比肩相临。从1992年开始海信集团早已在包括CCTV在内的全国媒体进行了巨额的广告投放。因此，有关媒体所猜测的“西门子注册前不知道海信”与事实不符。
第二，根据《巴黎公约》的相关保护条款，获得中国驰名商标认定后的海信，相信法律的保护，因此未在德国进行注册。但发现商标被抢注后，从2001年开始，海信就索回被抢注的商标事宜开始与博西公司交涉并谈判。博西公司同意“转让”的价格是4 000万欧元，海信无法接受。2004年10月博西公司在德国法院起诉海信。2004年12月3日，海信启用法律程序反诉到德国专利商标局，要求依法撤销博西公司注册的“HiSense”商标。
第三，《巴黎公约》规定，商标注册国或使用国主管机关认为一项商标在该国已成为驰名商标，已经成为有权享有本公约利益的人所有，而另一商标构成对此驰名商标的复制、仿造或翻译，用于相同或类似商品上，易于造成混乱时，本同盟各国应依职权或应有关当事人的请求，拒绝或取消该另一商标的注册，并禁止使用。中国和德国均属于《巴黎公约》成员国。中国商标主管机关认定的具有原创性且有重大商业价值的驰名商标在德国同样应当受到尊重。
之后，在欧盟驻华机构和国家商务部欧洲司的撮合下，双方曾恢复谈判，但由于欧盟方面提出的条件实在难以接受，加之西门子拒绝了海信要求其撤销诉讼的建议，双方关系再度恶化。海信集团中途退出谈判，开始寻求通过法律手段解决问题。2005年2月，海信集团在北京组织有关知识产权专家、组织召开了“中国企业商标海外保护研讨会”，共同商讨“Hisence”德国商标纠纷的法律应对策略。早在商标争议之前，西门子就已成为与海信并驾的中国家电产业销售巨头，为了维护其在中国的品牌形象及市场销售，在中国家电协会、国家商务部的斡旋下，西门子主动恢复与海信集团的谈判。双方于2005年3月9日就博西公司“HiSense”商标侵权一案达成和解协议。博西公司同意将其根据当地法律在德国及欧盟等所有地区注册的“HiSense”商标一并转给海信集团，同时撤销对海信的商标诉讼，海信集团亦撤销针对博西家电的所有商标注册申请，海信将向博西公司支付“6位数”欧元的转让费。原定于2005年4月14日开庭的博西公司诉海信商标侵权案提前结案。海信最终以较小的代价购回了“HiSense”商标，海信产品自此开始在欧盟市场畅行。雷帆. 支付6位数转让费，海信西门子和解商标之战［EB/OL］.［2009-10-10］.http://finance.sina.com.cn/nz/hxxmz.
【案例评析】
海信通过商标之争打开了欧盟市场，博西公司股东博世与西门子也因与海信集团的合作，巩固了在中国家电产业的市场地位，表面上这是一场双赢的战争。但是从最后的结果来看，海信集团最终是以“转让”的方式获得本属于自己的商标，耗费了大量的时间和精力，因此这个双方妥协的结果绝非海信法律上的胜利。对此，可以有以下几点思考。
一、海信监控失策，错失商标异议良机
1999年1月“海信”、“Hisense”商标已在我国被认定为驰名商标，中国和德国均系《巴黎公约》和世界贸易组织的成员，均受《巴黎公约》和TRIPS协议的约束。《巴黎公约》规定与驰名商标相同或近似的商标，“自注册之日起至少5年的期间内，应允许提出取消这种商标的请求。本联盟各国可以规定一个期间，在这期间内必须提出禁止使用的请求。”“对于依恶意取得注册或使用的商标提出取消注册或禁止使用的请求”，不受前述时间限制。但是《巴黎公约》对驰名商标的认定只是笼统地规定了由注册国或使用国主管机关认定，这就难免出现标准不一的情况。德国1995年1月生效的现行《德国商标和其他标志保护法》第4条明确规定“通过在商业过程中使用”是商标获得的条件之一。因此，在博西公司在德国提出申请“HiSense”商标注册之时，海信集团的国外市场大都分布在亚、非、美、澳洲以及东欧等地，无论“Hisense”商标及相关产品的宣传、销售还是公众的知晓程度，都未达到德国驰名商标的要求，其“Hisense”不能在德国被认定为驰名商标。而从博西公司注册“HiSense”商标到2004年年底博西公司提起诉讼，这已经超出了《巴黎公约》规定的5年期间，如果海信集团请求德国专利商标局撤销其商标必须证明该抢注系恶意。鉴于《巴黎公约》和TRIPS协议对于恶意抢注均没有明确定义，且诉讼在德国进行，取证和证明的难度很大。如果海信集团不能证明博西公司注册行为的恶意，那么在德国和包括欧盟成员国在内的很多国家，博西公司才是“HiSense”商标的商标专用权人，其在德国提起的对海信集团的商标侵权之诉胜诉的可能性就很大，这也是造成海信集团在诉讼初期较为被动的根本原因。
二、海信借助外部力量，形成力量制衡
在海信集团还未在欧洲树立品牌形象之际，博西公司的诉讼使得刚进入欧洲市场的海信集团面临沉重的打击。面临博西公司的天价费用时，海信集团也无可奈何，但作为国内家电产业的龙头企业，海信集团坚持了自己只支付商标注册费用补偿的立场。在谈判焦灼之时，海信集团还成功地利用了国内行业组织和政府的力量，以微小的代价索回了商标，完成了海外商标的统一。在与博西的博弈中，海信集团采取的发动宣传攻势、多方借力、多重博弈以及适时妥协、灵活应对等策略值得我国企业借鉴。
博西公司的“HiSense”商标成为海信集团进入德国市场的暂时性瓶颈，成功地阻碍了海信集团进驻德国市场。而中国因为拥有巨大的消费市场，博西公司的股东西门子与博世也想跻身进入，也必然要受到各方的挑战。首先是政府力量，如政策环境、市场投资环境和法制环境都是企业市场经营的重要影响因素，而这些因素都离不开政府决策的支持。其次是行业自治团体，如行业协会、产业联盟等。协会的中介作用可以填补市场经济的空白，可以替代政府的一些功能。如在本次商标之争中具有重要作用的中国家用电器协会，是由在中国登记注册的家用电器行业的制造商企业、经销商企业、事业单位等自愿组成的全国性、非营利性、自律性行业组织，是经济类的社会团体法人。在维护家电行业企业利益方面，担当起向政府反映企业的意见与要求的角色，是企业和政府部门之间的桥梁和纽带。海信集团成功地借助多方力量，在国内寻求后盾支持，以舆论压力来平衡其在德国市场的不平衡状态，使得博西公司不得不妥协、让步，从而促使商标之争得到顺利解决。
三、博西公司抢注难逃恶意之嫌，国内企业应提高警惕
商标抢注行为是一方当事人对自己未注册的商标进行使用和宣传，他人抢先对该商标提出注册申请的行为。李 刚， 陈昌柏.驰名商标海外抢注之应对策略\[N\].科技与经济， 2007，6(3)：51. 依据抢注人的主观过错，商标抢注行为可分为善意抢注和恶意抢注。对恶意抢注行为，虽然被抢注者没有申请注册其使用和宣传的商标，不能享有法定的商标专用权，但商标抢注者往往是为了获得高额的不正当利益，如高额的商标使用费或商标转让费，存在明显恶意。本案中博西公司在德国注册“HiSense”商标，与海信集团英文“Hisense”商标极为相似。且海信集团已在除欧洲的多个国家和地区以“Hisense”商标宣传和使用，博西公司作为同业竞争对手，其主要股东西门子与博世更是海信集团当时在中国市场的劲敌，博西公司也不可能不知晓在中国已具有一定知名度的“Hisense”商标。此外，与博西公司同为西门子子公司的欧司朗公司，也正因抢注厦门东林公司的“Firefly”(萤火虫)商标而处于诉讼状态。
综合上述事实，博西公司的商标抢注行为难逃恶意抢注之嫌。但海信集团由于错失商标异议良机而难以收集主观恶意的证据，曾一度陷入被动之中。近年来，我国驰名商标在进军国际市场之时频频遭遇抢注，如“同仁堂”、“王致和”等中华老字号都曾遇到抢注情形。鉴于此，国内企业应该建立商标预警机制，谨防国外商标抢注行为，保护自主商标权。
四、“海信商标之争”启示
（一）正确认识驰名商标
在商标争夺战中，海信集团不仅错失了商标异议的良机，且过高估计了自己驰名商标的含金量，这给我国企业敲响了警钟。其一，驰名商标是一个动态概念，其关键依赖于市场知名度，而商标的国内驰名不代表国际驰名，本国驰名也不一定国外就驰名，不能单纯地依靠“驰名商标”的名号就疏于防范替在的侵权风险。“产品未到，商标先行”袁真富，苏和秦.商标战略管理：公司品牌的法务支持\[M\].北京:知识产权出版社，2007：98. 这是现代企业进驻国际市场的一项重要商标战略，即企业在产品还没有推出前，应当先行申请注册商标保护，以免他人抢先申请注册。换言之，商标权才是各国法律都给予充分肯定的权利，驰名商标虽然有用，但企业不能保证其“含金量”，且需要的时间较长、资金支持也较高，不适合刚起步的中小企业。因此，一般来说商标注册才应该是企业的首选。海信集团在这场旷世持久的商标战争中，未信守该原则，使得公司海外品牌在欧洲市场长时间内无法统一。
（二）建立商标预警机制，谨防商标海外抢注行为
如果企业千辛万苦培育的商标被别人抢注成功，企业将遭受巨大的经济损失。企业在进入海外市场之时应该建立起商标预警机制，及时在产品或服务所在国进行商标检索，防止商标抢注行为。首先，企业应该通过当地监控方进行实时监测，一经发现有相同或近似商标，及时提出商标异议或撤销请求，阻止商标抢注行为。其次，商标注册是商标保护的最佳途径，企业应从自身考虑尽可能地在产品或服务所在国申请商标注册或商标国际注册。再次，最熟悉的朋友也会成为敌人，企业应该谨防其在海外的代理商或客户的抢注行为。在发现抢注行为后，要勇敢地采取法律措施或其他措施如购买、合作等方式积极解决问题。总之，企业应该在商标未被抢注之时，积极做好预防保护工作，已被抢注的应该及时救济，虽是亡羊补牢也为时不晚。
（三）跨国维权，政府、行业协会或产业联盟力量不可小视
在海外维权中，不仅政府、行业协会或联盟要积极支持企业的维权行动，企业也应该积极寻求上述主体的支持和帮助。一方面，政府是国际知识产权立法者、执法者和监督者，可以充分行使国家主权维护国内企业的权益。且由于各国在知识产权保护方面的法律、制度、做法不尽相同，企业要全面了解很困难，这就需要政府为企业海外发展所遇到的知识产权问题提供各种服务。这些服务可以包括提供相关信息、接受咨询、介绍情况、提前预警、应对策略、法律援助等。另一方面，在知识产权保护发展的历史中，行业协会曾起到了巨大的作用。至今，许多国家民间行业协会在知识产权保护中的作用仍非常重要。行业协会是行业自律性组织，是一类企业的联合体，它对在专业领域内知识产权的了解程度比单个企业要全面。从“温州打火机案”可以看出，由行业协会出面组织应诉，诉讼成本是最低的，影响力也是最大的。因此行业协会、产业联盟应当扛起国内企业知识产权海外维权的大旗，发挥应有的作用。

■ 撰稿人/俞 慧 上海大学知识产权学院
温小宝 北京大学知识产权学院