【案情简介】
深圳比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）是我国最大的电池生产企业，自1995年成立并涉足充电电池生产以来，在短短数年里迅速崛起，凭借优秀的产品品质和巨大的成本优势，比亚迪成为与三洋、索尼比肩的全球第二大充电电池供应商，短短数年便打破了日本厂商独霸全球充电电池市场的格局。其中，在锂离子充电电池方面，截至2003年，比亚迪排名全球第3位，仅次于三洋、索尼之后。在全球手机用户中,每3个人中就有1个人在使用比亚迪生产的电池。比亚迪的迅速崛起让全球电池市场上的制造大鳄——索尼深感不安，一场跨国知识产权诉讼就此拉开序幕。
2003年7月8日，日本索尼公司（以下简称索尼）在事先没有进行任何谈判的情况下，一纸诉状将比亚迪告到了东京地方法院，指控比亚迪在2001年、2002年日本CEATEC展览会上展出的两款锂离子电池侵犯其特许第2646657号（以下简称“657专利”）、特许第2701347号两项日本专利权，请求禁止比亚迪向日本进口、销售最主要的6种型号的锂离子充电电池。这两项专利权都是1988年申请的，一项是“电池内部按平均容量设计一定空隙”的专利，一项是“电池正负极涂敷物质的厚度及其比例”的专利。索尼认为，上述两项专利是锂离子充电电池的基本专利。
面对索尼的指控，比亚迪在第一时间由总裁召集多位副总裁及知识产权部经理召开紧急会议，进行应诉战略部署。之后，比亚迪在日本聘请了著名律师团队，由公司知识产权部组织负责组织应对诉讼，由相关技术、市场部门给予充分配合。
比亚迪对索尼的起诉状及涉案专利文本进行研究，并和自己的产品进行比较、分析，比亚迪最后确信并未侵犯索尼的专利权。同时，比亚迪以相关产品的有关工艺技术标准为依据，指出索尼计算比亚迪电池空隙的错误，并提出正确的计算结果，以此证明并未侵犯索尼的专利权。此外，比亚迪还通过在生产现场对取样过程及结果进行公证并作为不侵权证据提交给法院。
2003年10月8日，经过精心准备，比亚迪向东京地方法院递交答辩书及相关证据38份，请求确认不侵犯索尼的专利权。在整个诉讼过程中，比亚迪提交的辩论文件和证据材料将近200份，共计5 000多页。
在诉讼过程中，比亚迪通过认真研究日本的专利法律，并获取大量的证据对索尼据以提起诉讼的两项专利进行仔细分析后，认定“657”专利并非有效专利。因此，比亚迪确定了明确的诉讼战术，即一方面积极应诉，证明自己并没有侵犯索尼专利；同时从根本上将索尼的专利无效掉，釜底抽薪，使其不攻自破。
2004年3月19日，比亚迪向日本特许厅提起专利无效宣告请求，请求宣告索尼的657专利无效。比亚迪对657专利主张无效的理由主要有3点：（1）657专利违反日本专利法第29条第1项第3号规定，不具备新颖性，根据日本专利法第123条第1项第2号的规定应该被判定为无效。（2）657专利是同行业技术人员易于发明的，违反日本专利法第29条第2项规定，不具备创造性。（3）657专利的说明书专利请求范围和发明的详细说明记载不充分，不满足日本专利法第36条第3项和第4项规定的要件，根据专利法第123条第1项第4号的规定应该被判定为无效。
实际上，索尼的公司的657专利于1997年5月9日被授权后，自1998年2月20日起，汤浅集团株式会社、新神户电机株式会社、日立Maxcell株式会社3家日本公司曾对该专利提出异议，试图请求法院宣告该专利无效，但最终并未能完全无效该专利，只是迫使索尼于2000年4月13日修改了自己主张的权利要求，将其保护范围缩小为现在的每1Ah设置0.4cc以上的空隙，并于2000年6月6日获得了日本特许厅的认可而维持了该专利继续有效。因此，对于这次比亚迪针对统一专利提出的专利无效申请，索尼可以说是稳如泰山，就连外界媒体也称比亚迪的无效申请是“不计风险的挣扎”。
2005年1月25日，日本特许厅作出裁决，宣告657专利无效。裁决表明：“根据以上，本案的发明专利（657专利）是违反专利法第29条第2项规定的，符合专利法第123条第1项第2号规定情形，所以不用讨论上述的无效理由1（即不具备新颖性的无效理由）和无效理由3（即说明书公开不充分的无效理由），都应该被判为无效。”
2005年3月2日，索尼不服日本特许厅对其657专利作出的无效裁决，向东京知识产权高等法院（日本知识产权高等裁判所）提出上诉，请求撤销日本特许厅的裁决，维持其657专利有效。然而在比亚迪有力的证据和事实面前，2005年11月7日，针对657专利无效上诉案，东京知识产权高等法院作出判决：“驳回原告（索尼公司）的请求。诉讼费用由原告承担。”
2005年12月2日，索尼向东京地方法院递交撤诉请求书，撤销所有对比亚迪的指控。至此，由索尼在2003年7月8日在日本本土提起的诉讼，以我国公司比亚迪获得全胜告终。
比亚迪反诉日本索尼专利无效案是我国企业首次在境外赢得针对跨国公司提出的专利无效案件，而该案也因此被评为“2005年中国知识产权十大案件”。
【案例评析】
比亚迪反诉索尼专利无效案是我国企业客场作战取得的完美胜利。实际上，就在2002年9月，距索尼起诉比亚迪10个月以前，全球电池第一大巨头日本三洋公司在美国刚对比亚迪提起专利诉讼，指控其侵犯三洋多项专利。一波未平，一波又起，可谓使比亚迪腹背受敌。两大巨头之所以前呼后应地对一个中国民营企业提起跨国知识产权诉讼，就是因为比亚迪在全球电池市场上的占有率和竞争能力直逼三洋和索尼，让他们感到恐慌。而比亚迪目前60%的电池产品出口，其最大的海外市场就在欧美和日本，而三洋和索尼分别在美国和日本先后起诉比亚迪，两家公司如此巧合的“默契”，可谓“司马昭之心”，路人皆知了。因此，索尼在日本对比亚迪提起的专利诉讼可以说是跨国巨头们事先布置好的“专利阻击战”中的一环。
面对跨国巨头们的围追堵截，比亚迪在日本“战场”客场作战何以能赢得这场跨国知识产权诉讼的胜利？我国企业在“走出去”的过程中如何进行知识产权的攻防策略？从凯旋而归的比亚迪身上，我们或许可以学到许多。
一、“自主创新，未雨绸缪”——拥有自己的核心专利技术是应对跨国公司专利壁垒的根本
比亚迪针对索尼提出的侵犯其两项专利权的指控，之所以能够不畏强权、挺身应对，最根本的是因为比亚迪经过对对手和自己产品技术特征的详细分析，确信自己的专利并不侵犯索尼的专利权。不仅如此，比亚迪早在对这种电池进行研发设计之时，在技术创新的过程中就有意对索尼这个强大竞争对手的专利技术进行了专利回避设计。针对657专利，索尼的专利要求是电池液容量在0.4毫升之上，比亚迪在设计时就将电池液容量控制在0.4毫升以内；而对索尼的另外一项专利（电池正负极涂敷物质的厚度及其比例），索尼的专利技术要求电池极片厚度在80～250微米，比亚迪所研制出来的电池厚度就有意设计在这个范围之外，侵权就不能成立。比亚迪知识产权与法律部经理黄章辉表示，企业技术创新首先要学会规避壁垒性技术。壁垒性技术往往都把壁垒设定在一定的范围之内，超出这个范围就不属于专利壁垒之内，在竞争市场上就能避免专利侵权的巨大风险。
实际上，比亚迪自创立以来，就始终坚持“技术为王、创新为本”的发展理念，注重企业自己的核心专利技术的研发与应用。作为一家技术密集型的国际化制造企业，比亚迪在技术研发创新方面投入巨大。对于IT零部件产业群，比亚迪在深圳成立比亚迪中央研究院，聚集一大批高学历人才专门进行电池技术、表面技术、液晶技术等相关领域的基础研究与技术创新。“自1999年以来，比亚迪在国内外申请的专利数以平均每年195%的速度增长，仅2005年一年，比亚迪的专利申请就达到800多项。”麻玉秀.比亚迪三洋案启示：站在对手肩头不一定是神话\[N\].中国经营报，2006-01-07. 在技术创新的过程中，比亚迪注重面对现有专利技术进行专利回避设计或积极寻求替代性生产技术，以突破竞争对手的专利壁垒，避免掉入跨国公司层层布防的专利“陷阱”。由贴牌代工走向技术创新，由“中国制造”迈向“中国创造”，这正是比亚迪应对跨国专利“阻击战”的战略宝典。
当然，拥有自主核心技术专利对于许多中小企业来说并非一朝一夕的事情，尤其是在跨国巨头的专利“重重布防”之下，已经将短时间之内的行业技术创新的空间压缩至最低限度，这对于本来技术研发能力相对薄弱的我国企业来说更是雪上加霜。因此，企业在知识产权战略中针对竞争对手的核心专利，可以运用购买相关的专利技术、甚至是通过独占许可等方式获取一系列的专利使用权，来增加与竞争对手谈判与抗衡的砝码。这样，无论是面对竞争对手的巨额专利使用费索取，还是遭遇跨国公司的专利侵权诉讼，运用自己购买或被许可的专利技术进行反击，或许可以成为企业商战中的有力“杀手锏”。
二、“釜底抽薪，反守为攻”——选择正确的诉讼策略是化解知识产权诉讼的法宝
在知识产权诉讼中，应对专利侵权诉讼通常有两种策略：一是提供证据证明自己的技术不侵犯对方的专利权；二是提出专利无效申请，直接把对方的专利无效掉。一旦专利被宣告无效，侵权便无从谈起。比亚迪在本案中成功地将这两种策略结合起来，一方面“明修栈道”，积极应诉，并提供38份、5 000多页证据材料证明自己并不侵犯索尼的专利权；同时又“暗度陈仓”，向日本特许厅提出专利无效申请，请求宣告657专利无效。这正是比亚迪诉讼策略选择的高明之处。
在索尼本土起诉比亚迪侵犯其专利权的诉讼压力下，如果比亚迪面对诉讼畏首畏尾、不敢应诉，而是选择妥协或和解，那么比亚迪必然以向索尼缴纳巨额的专利使用费或者退出日本市场为代价。不仅如此，专利侵权的风险势必会影响到比亚迪大量的重要客户如诺基亚、摩托罗拉等公司继续使用其产品的信心，加之国际舆论的影响，很有可能失去大量的国内外市场订单而导致产品销量锐减，继而引发的就会是大量生产线关闭以及大批技术人员失业，更会影响到比亚迪整体的市场战略。因此，面对索尼的咄咄逼人，比亚迪信心坚挺，沉着冷静地作出了奉陪到底的决定。这可以维护比亚迪在国内外市场上的声誉，并且在诉讼期间保住大量客户。
同时，比亚迪考虑到索尼的657专利在1998年就曾遭到日立、神户等日本企业的无效申请，此次如果可以做到“釜底抽薪”，就能使索尼的起诉不攻自破。按照日本专利法的规定，如果在专利侵权诉讼期间，一方针对争议专利提出无效申请，法院应当暂时中止审理案件而等待日本特许厅的裁决结果。而一旦该争议专利被裁决无效，侵权之诉自然无法得到支持。比亚迪经过大量的证据收集，最终使日本特许厅认定657专利不具备创造性而无效，这样陷入被动地位的索尼不得不考虑撤诉或者勉强上诉。
实际上，在专利侵权纠纷中，被诉方申请对方专利无效是常用的诉讼策略。因为如果有充分的证据能够证明专利无效，侵权指控不攻自破；而即使在并不十分确定的情况下申请对方专利无效，也未尝不是一种“围魏救赵”的诉讼策略。因为一旦专利被提出无效申请，起诉方必然担心专利无效申请造成的客户信心动摇、商誉受影响等因素，从而可能会主动撤诉或者主动提出和解。因此，在专利侵权诉讼中根据对方的专利情况灵活选择诉讼策略尤为重要。
三、“防微杜渐，有备无患”——专利回避设计应当成为企业技术研发中的重要策略
专利回避设计是一种常见的专利被动规避策略，即研究他人（主要为竞争对手）的某项专利，然后设计一种不同于受专利法保护的他人专利的新方案，来有意规避他人的专利权，从而避免专利侵权的风险。李静.知识产权战略之“专利回避设计” ［EB/OL］.［2009-10-12］.http://www. dfhf.cn/search/View.asp?ID=53. 如上提及，比亚迪的锂电池技术之所以没有侵犯索尼的专利，是因为比亚迪在进行技术创新之初就对竞争对手的专利进行了专利回避设计，有意突破竞争对手的技术壁垒，避免侵权风险。不仅是对于这两项争议的专利技术，对于其他技术，比亚迪也非常注重回避设计或者寻找替代技术生产工艺。这是比亚迪整个企业知识产权战略下的题中之意。而本案中，正是得益于技术设计之初的有意规避，才避免了一场跨国巨头发起的专利诉讼“灭顶之灾”。
专利回避设计虽然不是企业技术创新的灵丹妙药，但却是企业知识产权策略中避免侵权发生的重要措施，同时也可能是代价最小的一种竞争研发手段。专利回避设计的第一步是要搞清所要回避的专利保护范围的大小，找出其保护范围最宽的权项进行分析，结合说明书，确认该权利要求字面的真实含义，以及其等同物的范围。经过这样的分析，可以整理出该最宽权利要求包含的几个必要技术特征，这样就提供了一个比对基准，来检验将来的回避设计是否满足下限要求。值得提及的是，这种技术特征的对比不仅是字面上的，还应考虑其等同物。当然，这也是对比的难点所在，因此企业要注重侵权判定理论中的字面侵权（全面覆盖）原则、等同原则在回避设计中的应用。
当然，采用专利回避设计本身就意味着他人在该项技术领域拥有专利权，而己方已经处于不利态势，因此注重自主技术研发，才是企业知识产权战略的根本。像比亚迪成立的中央研究院以及技术研发中心，研发人员达到近万人，对于发明专利人的奖励有10 000元每人次，可见其技术创新的力度。此外，比亚迪建立有专门的知识产权与法律部，专门负责公司的专利申请、知识产权保护、知识产权纠纷处理等事务，每年在专利维护方面的投入多达5 000万元。临时抱佛脚不如修炼平时之功，通过建立知识产权战略来增强企业的技术创新能力，并降低甚至避免侵犯竞争对手专利权的商业风险，比亚迪的知识产权战略尤其是专利研发上的专利回避设计，规避技术壁垒以及寻找替代性技术的战略值得我国所有企业学习。
四、“谁是谁非，证据为真”——收集确凿有力的证据是赢得知识产权诉讼的关键
“法官的眼里只有证据，没有事实”的法谚道破证据对于一场诉讼的重要性。在以往的专利侵权诉讼中，许多实际上并没有侵犯对手专利权的我国企业正是因为几项甚至是一项证据收集缺失而被判败诉。“专利侵权诉讼中涉及的证据具有数量众多、种类繁杂、技术性强、知识面广、难于获取、极易丧失等特性，取证过程本身往往就是借助科学技术等手段提取、分析、审查、判断和确认证据的过程,就是认识和掌握智力成果产生、变化、运用及发展规律的过程,因而对专利侵权诉讼证据的收集、审查、判断和确认就比其他民事诉讼证据的相关工作更为复杂和困难。”廖志刚.论专利侵权诉讼证据制度\[J\].重庆工学院院报：社会科学版，2008，22（5）.比亚迪公司对657专利提出无效申请最后能够成功，律师团收集的证据起到了关键作用。657专利是在1997年5月9日向日本特许厅申请的，能否在这场官司中胜出，就看能否取到在索尼的专利申请日之前，有相同或相近似的产品在市场上或公开出版物上销售或公开刊登的证据。
在会聚专家认定657专利应当属于当时的公知技术之后，律师团队就开始了全球范围内寻找合适的专利文献以及其他材料的艰苦过程。律师团对657专利与其他国家的几千项相同领域的发明专利进行了检索，从中调出600余项专利文献，又通过对比和筛选，将范围缩小到了60余项。最后经专家鉴定，选定其中时间在1997年5月9日之前，在创造性上足以宣告索尼发明专利无效的6篇对比文献。整个纯粹搜索证据的过程就持续1个月之久。
在日本特许厅开庭审理的比亚迪诉索尼发明专利无效宣告案中，比亚迪律师团围绕200余份辩论文件和证据材料所构成的证据链，以精彩的辩语和观点以及铁铮铮的事实和证据，让日本特许厅作出了657专利无效的裁决。

■ 撰稿人/李伟华 上海大学知识产权学院